Il Marchio

1 - IL MARCHIO: NOZIONI GENERALI

1.1 COS'È IL MARCHIO D'IMPRESA ?

Il marchio è un segno distintivo dell'impresa che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che essa produce o mette in commercio.

"Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

Chiunque ha il diritto di avvalersi in modo esclusivo di un marchio da lui prescelto (come avviene per la ditta, ragione sociale e insegna) e tale diritto può essere acquisito in due modi:

• con l'uso di fatto (il cosiddetto marchio di fatto)
• con la registrazione (il cosiddetto marchio registrato)

1.2 COS'È IL MARCHIO DI FATTO ?

Il marchio di fatto è il marchio che, pur non registrato, viene usato per contraddistinguere i prodotti o servizi di un imprenditore e diviene per questo noto al pubblico normalmente in uno spazio geografico limitato.

Il marchio di fatto gode di una tutela minore rispetto alla tutela del marchio registrato: se infatti la notorietà è solo locale, si corre il rischio che un'altra impresa registri lo stesso marchio validamente. In questo caso il titolare di un marchio di fatto non potrà opporsi alla registrazione ed avrà diritto di utilizzare detto marchio nei limiti in cui se ne é sempre servito, privandosi così della possibilità di espandere la propria attività, contraddistinta dal marchio di fatto, a livello nazionale o internazionale.

1.3 QUANDO REGISTRARE UN MARCHIO?

Il marchio ha due funzioni distinte:

• consentire al consumatore di riconoscere immediatamente la provenienza del prodotto/servizio che va ad acquistare
• consentire al produttore del prodotto/servizio di distinguersi da altri produttori di analoghi prodotti/servizi

Pertanto, come indicazione generale:

• se ciò che si va a commercializzare è particolarmente innovativo, sarà prioritario difendere il prodotto con tutela brevettuale ed eventualmente tutelarne la denominazione in un secondo momento, dato che proprio il carattere di novità renderà facilmente riconoscibile il prodotto stesso e chi lo commercializza.
• se ciò che si va a commercializzare appartiene alla categoria di prodotti tradizionali già conosciuti nel mercato, il marchio o il suo particolare design, saranno discriminanti per riuscire ad attrarre l'attenzione degli eventuali acquirenti.

1.4 QUALI SONO I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE?

Con la registrazione di un marchio si ottiene la tutela contro eventuali registrazioni successive dello stesso marchio o di marchi simili per prodotti o servizi uguali o simili. Come descritto in precedenza, in caso di marchio non registrato si incorre nel rischio di dover tollerare che un altro imprenditore registri il segno o lo utilizzi, approfittando in alcuni casi della eventuale notorietà acquisita dal marchio di fatto. Il marchio registrato è più facilmente difendibile rispetto al marchio di fatto, in quanto in caso di tutela giudiziaria non sarà necessario dare prova del preuso né della notorietà acquisita presso il pubblico. Va considerato inoltre che il marchio di impresa è un bene dell'impresa che, con il passare del tempo, può aumentare di valore; come tale è pertanto cedibile o sfruttabile alla stregua di un qualsiasi altro bene dell'azienda, rappresentando in alcuni casi un vero e proprio capitale.

1.5 COSA SIGNIFICANO LE ESPRESSIONI "MARCHIO FORTE" E "MARCHIO DEBOLE"?

Ogni marchio può avere una maggiore o una minore capacità distintiva (ossia capacità di rendersi nettamente distinguibile dagli altri marchi presenti nel mercato) a seconda di quanto è originale la sua composizione grafica o letterale. Si definiscono normalmente "marchi deboli" quei segni o quelle denominazioni il cui significato si avvicina di molto alla natura del prodotto o servizio contraddistinto. Normalmente i marchi deboli sono strettamente connessi a terminologie tecniche o di uso comune e bastano lievi modifiche o aggiunte da parte dei concorrenti per escludere un'eventuale confondibilità.

Ai "marchi deboli" si contrappongono i cosiddetti "marchi forti", in cui l'originalità della grafica o della denominazione è tale da attribuirgli un'elevata capacità distintiva. Questi marchi sono normalmente dotati di particolare originalità tale da colpire maggiormente l'attenzione dei consumatori. Sono normalmente marchi di pura fantasia e, in quanto "forti", caratterizzati da una protezione molto intensa; a seguito dei diritti acquisiti dalla registrazione possono infatti essere interdette tutte quelle variazioni o modifiche che lasciano presumere una certa affinità con il marchio stesso.

Va da sé che, nella ricerca di un segno che contraddistingua i propri prodotti o servizi, la scelta vada mirata all'ottenimento di un marchio forte, che consenta di raggiungere gli obiettivi di distintività nei confronti dei consumatori, distintività rispetto ai concorrenti e, non ultimo, assoluta difendibilità.

1.6 CHI PUÒ REGISTRARE UN MARCHIO D'IMPRESA ?

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chiunque lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono chiedere ed ottenere la registrazione di un marchio.

1.7 QUALI SONO I DIRITTI DEL TITOLARE DI UN MARCHIO DI IMPRESA?

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio. Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

Come precedentemente descritto, la forza di tale diritto è strettamente connessa alla natura "forte" o "debole" del marchio registrato.

1.8 COS'È IL MARCHIO COLLETTIVO?

Un marchio collettivo è un marchio richiesto da parte di soggetti, individuali o collettivi, ed ha la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi. Può essere utilizzato da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli stabiliti da un regolamento precedentemente concordato.

1.9 QUAL È LA DURATA DI TUTELA DI UN MARCHIO REGISTRATO?

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, purché la domanda venga presentata entro lo scadere dei dieci anni o nei sei mesi successivi, con conseguente applicazione di una sopratassa.

1.10 QUALI TIPOLOGIE DI MARCHIO POSSONE ESSERE REGISATRATE?

I marchi si suddividono in:

• Marchio di fabbrica: quando sono adottati dall'industria per contraddistinguere i propri prodotti; si deve ricordare che un marchio di fabbrica qualora venga apposto dal produttore, non può essere mai soppresso dal commerciante.
• Marchio di commercio: quando sono adottati dall'ente commerciale per contraddistinguere le merci vendute attraverso le proprie linee commerciali, siano esse anche solo negozio o magazzino.
• Marchio di servizio: quando sono destinati a contraddistinguere le prestazioni che un'impresa rende a terzi.

I marchi possono essere:

• Marchi denominativi

I marchi denominativi sono quelli costituiti da parole di fantasia, nomi patronimici, nomi geografici, denominazioni sociali, sigle, lettere dell'alfabeto, numeri, ecc.

• Marchi figurativi

I marchi figurativi sono quelli costituiti da emblemi e colori fino a rappresentazioni più elaborate, quali vignette, etichette, ritratti, ecc.

• Marchi complessi

I marchi complessi sono quei marchi costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi.

• Marchi sonori

I marchi sonori sono ad esempio le sigle dei programmi radiotelevisivi. La registrazione di tali marchi avviene depositando il relativo pentagramma.

• Marchi di forma o tridimensionali

I marchi di forma o tridimensionali sono le forme dei prodotti e le loro confezioni. E' importante ricordare che un marchio di forma può essere registrato esclusivamente quando si tratta di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. La particolare struttura tridimensionale non deve essere caratterizzata da finalità funzionali o estetiche.

Infatti se la particolare forma consente una maggiore utilità dell'oggetto (ad es. una particolare impugnatura di una forbice che rende più agevole l'azione del tagliare) o estetica (ad es. una particolare fantasia di un tessuto), allora questa potrà essere tutelata solo ed esclusivamente con un brevetto per modello di utilità o invenzione, nel caso di maggior funzionalità, o con modello industriale (design) nel caso di un particolare carattere estetico.

La bottiglia della bevanda Coca-Cola (marchio registrato), la forma del dolce Viennetta (marchio registrato), alcune confezioni di yogurt, rappresentano illustri casi di marchi tridimensionali registrati.

• Marchi olfattivi

Sono validamente registrabili come marchi olfattivi solo quelli riproducibili graficamente. Pertanto si deve dubitare della possibilità di proteggere i marchi olfattivi, a meno di non riuscire a tutelarli attraverso la loro formula chimica.

1.11 QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

• Novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segni uguali o simili. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso quinquennale.
• Capacità distintiva: consiste nella capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri; il marchio inoltre non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione descrittiva del prodotto.

Questo principio esclude pertanto la registrabilità di:

-segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio -segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono

• Liceità e veridicità: il marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Inoltre non possono essere oggetto di valida registrazione i segni distintivi idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi rivendicati.

1.12 QUANDO SI ESTINGUE UN MARCHIO?

Le cause di estinzione di un marchio sono

• il mancato rinnovo del marchio
• la rinuncia del titolare
• una sopravvenuta contrarietà del segno alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume la volgarizzazione, ossia la perdita del carattere distintivo nel corso degli anni: in questo caso il marchio diviene denominazione generica del prodotto o del servizio (es. Biro, Pre-maman, Cellophane etc.)
• i mancati controlli nel caso di marchio collettivo
• la decadenza per mancato uso entro cinque anni dalla data di registrazione o la sospensione dell'utilizzo per un periodo di cinque anni.

1.13 IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE IN AMBITO NAZIONALE ITALIANO?

Gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio nazionali trasmettono la documentazione relativa al deposito direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dove viene sottoposta ad un esame della regolarità formale e dei requisiti per la registrabilità descritti nel paragrafo 1.11.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non giudica in merito al requisito della novità, lasciando alla responsabilità diretta di chi richiede la registrazione la consapevolezza di non ledere i diritti precedentemente acquisiti da altri.

1.14 ESISTONO DEI SIMBOLI CHE VANNO APPOSTI A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

L'unico simbolo ufficialmente riconosciuto in Italia è quello relativo al diritto d'autore, vale a dire il simbolo © e, in materia di marchi di impresa, la legge Italiana cita esclusivamente le espressioni "Marchio depositato", "Marchio Registrato" e "Marchio di fatto". Sono tuttavia molto diffusi i simboli normalmente utilizzati per identificare un marchio registrato ® o un marchio depositato TM o TS.

Attenzione: mentre in Italia c'è un uso indiscriminato e non avvalorato da particolari disposizioni normative dei simboli descritti, in numerosi Stati viene valutata attentamente la distinzione tra stato di marchio depositato e stato di marchio registrato.

1.15 COSA FARE SE CI SONO VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE, LICENZA O CESSIONE DEI DIRITTI SUL MARCHIO?

Nel caso in cui vi sia stato un cambiamento successivo all'atto di deposito che non ha modificato i diritti relativi al marchio (ad es. variazione della ragione sociale, variazione della natura giuridica, variazione di indirizzo) si dovrà presentare domanda di Annotazione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale. Nel caso in cui invece vengano trasferiti o modificati i diritti relativi al marchio sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cessione, successione), gli atti relativi dovranno essere resi pubblici mediante domanda di Trascrizione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale. Nel caso in cui ci sia un trasferimento dei diritti esclusivamente attraverso un contratto di licenza, il citato contratto non è soggetto ad alcuna registrazione presso gli Uffici competenti. Nel caso di licenza d'uso il licenziante continua infatti a mantenere la titolarità del diritto esclusivo del marchio.